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陈伟涛律师谈美国商标撤销程序(Cancellation)

在美国,商标撤销程序(Cancellation)是指针对已经成功注册的商标,向美国专利商标局所属的商标审判及上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,简称“TTAB”)提起的撤销商标的程序。法岸律师事务所资深商标律师陈伟涛律师提醒道,对已获得注册的商标提起撤销程序最好在商标注册5年内提起,因为注册时间超过5年的商标有可能已经获得了不可争议性(Incontestibility)的保护。法岸律师事务所资深商标律师陈伟涛律师具有处理美国商标撤销程序的丰富执业经验,曾代表原告方成功撤销多起美国注册商标,也曾代表被告方捍卫了遭受商标撤销程序的商标。在这里对美国商标撤销程序做如下详细介绍:



什么是美国商标的撤销程序?

美国商标撤销程序(Cancellation)是指针对已经成功注册的商标,向美国专利商标局所属的商标审判及上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,简称“TTAB”)提起的撤销商标的程序。提起商标撤销程序的时间比较灵活,但资深商标律师陈伟涛律师建议原告最好在商标注册成功5年内提起商标撤销程序。注册时间超过5年的商标有可能已经获得了不可争议性(Incontestibility)的保护。


谁可以提起美国商标撤销程序?

在美国,商标撤销程序可以由某一个自然人或法人提出,亦可以由两个或两个以上的自然人或法人共同提出。只要原告方认为某个已经获得注册的商标侵犯了原告的合法权益,对原告方造成了损害,均可向TTAB提出商标撤销程序。资深美国商标律师陈伟涛律师分析说,一般提起商标撤销程序的是在先权利人或其受让人或被许可人,但是商标局相关法律法规对原告的资格要求比较宽松,实际上只要满足受到“损害”这个要求,任何第三方均可对已经注册的商标提起商标撤销程序。


向谁提出美国商标撤销程序?

资深美国商标律师陈伟涛律师介绍说,针对美国商标的撤销要向美国专利商标局商标审判与上诉委员会(the Trademark Trial and Appeal Board)提出。美国专利商标局商标审判与上诉委员会是负责审理美国商标撤销程序的审理机构。


美国商标撤销理由是什么

根据 15 U.S.C. § 1052 以及TBMP第309.03(c)(1)条的规定,美国商标撤销的理由有很多。常见的商标撤销理由有:

  1. 在先权利,在先申请/注册商标或在先使用但未注册商标等 (Priority)

  2. 商标有近似混淆的可能性(Likelihood of Confusion)

  3. 商标有误导性或欺骗性 (Deceptive)

  4. 商标缺乏显著性 (Merely Descriptive)

  5. 商标持有人并未实际将商标投入到使用中 (No Use in Commerce)

  6. 商标持有人已将商标弃用 (Abandoned)

  7. 商标持有人并不是商标的实际所有人 (Not the Rightful Owner)

  8. 商标持有人在申请注册时提供了虚假的信息或证据(如恶意抢注,通过欺骗商标局获得注册)(Fraud))


何时可以提出美国商标撤销程序?

针对美国商标提起撤销程序的时间比较灵活。但资深商标律师陈伟涛律师建议原告最好在商标注册成功5年内提起商标撤销程序。注册时间超过5年的商标有可能已经获得了不可争议性(Incontestibility)的保护,这会增加撤销程序的难度。


美国商标撤销程序需要多长时间?

资深美国商标律师陈伟涛律师介绍说,基于其程序的复杂性,美国商标撤销所需时间视具体情况而定。

  • 若美国商标持有人未答辩,商标审判与上诉委员会会做出缺席判决,则美国商标撤销程序可较快结束,约需3至6个月。资深美国商标律师陈伟涛律师介绍说,因为应对商标撤销程序花费的时间和律师费远高于重新申请新商标的费用,很多商标所有人,尤其在是对商标使用和投入不是很大的情况下,选择不予答辩。

  • 若走完全部撤销程序,从提交撤销申请、证据调查、撤销程序审理、至获得商标撤销裁定,整个过程约需2至3年。


美国商标撤销程序有哪些流程和阶段?
  • 提交撤销申请阶段

原告方向美国专利商标局商标审判与上诉委员会提出撤销申请并提交商标撤销的理由。若商标撤销申请符合形式要求,美国专利商标局商标审判与上诉委员会将会准备一份商标撤销申请通知并发送给撤销程序的双方。商标撤销通知中会载明撤销程序编号、被申请撤销商标等详情,并且规定商标持有人的答辩期限(一般情况下答辩期限为自该通知发出之日起不少于30天)。

  • 撤销应诉阶段(Answer)

美国商标持有人接到商标撤销申请通知后有如下两种选择:

  1. 不予答辩。若商标持有人未在规定时限内答辩或申请延期,商标审判与上诉委员会会做出缺席判决(default judgment),即官方将视商标持有人自动放弃商标权,被申请撤销的商标将被裁定无效,原告方将不战而胜。

  2. 予以答辩。在接到答辩通知40天内对该撤销申请书进行答辩,答辩时限允许延期两次,第一次请求延期不需要缴纳官费,若第二次请求延期就需说明理由并缴纳延期费用。在对商标撤销申请书进行答辩的同时,商标持有人可提起反诉,例如,可请求撤销原告方引证的在先商标。

  • 证据调查阶段(Discovery)

若美国商标持有人对商标撤销申请书进行答辩,商标审判与上诉委员会将对接下来的商标撤销流程设定时限。

  1. 证据调查会议(Discovery Conference):需在TTAB所规定的时间内完成。双方律师需针对案件流程和程序制定初步的时间安排,提出和解意向,并针对其他争议事项进行初步沟通和谈判。

  2. 初始披露 (Initial Disclosures):需在 Discovery Conference 开始后的 30 天内完成并披露双方证人的详细信息,涉及双方对该案件的主张、涉案文件存放地点及其类型等。

  3. 调查取证 (Discovery) :如果双方无法达成和解,则需要由双方律师进行调查取证,收集在庭审中可能采纳的证据。取证方式包括录口供(depositions), 书面质询(interrogatories), 文件和物证调查(requests for production of documents and things), 请求承认(requests for admissions), 专家披露(expert disclosures)。调查取证涉及大量信息处理、文件收集整理、是非常耗时的一个环节,因而律师费也更为昂贵。在该阶段撤销程序双方均可向对方律师发送质询并要求对方提供与案件相关的证据材料。质询的内容须与本次商标撤销案件相关,且发出的质询问题不超过75个。通常情况下,一方收到另一方的质询后须在30日内进行答复。向对方要求证据材料的数量没有限制,但不可要求对方重复提供证据。为了帮助美国商标撤销程序双方把心思更专注在案件关键性的争点上,双方均可要求对方对案件相关信息做确认(Admissions),例如:以相似性理由提出的撤销程序中,美国商标撤销程序的原告方可要求商标持有人确认其商标使用在指定的商品上的最早日期。若获得商标持有人的确认,商标审判与上诉委员会在后期审理中将会以此作为原告方拥有在先权利的证据。

  • 商标撤销程序的审理阶段(Trial)

证据调查阶段结束后,进入审理程序。

  1. 首先,由原告方进行审前证据披露(Plaintiff's Pretrial Disclosures),证据披露结束后30日内,原告方须将证据提交至审判与上诉委员会;其次,由商标持有人进行审前证据披露(Defendant's Pretrial Disclosures),商标持有人亦须在证据披露结束后30日内将证据提交至审判与上诉委员会。最后,原告方可在15日内对商标持有人的证词进行反驳(Plaintiff's Rebuttal Disclosures)。

  2. 待商标撤销程序双方提交证据结束后,美国商标撤销程序原告方须提交一份简短陈述(Plaintiff's Opening Brief),将案件的事实情况、所引用的法律法规、双方论点等内容整理成文提供给商标审判与上诉委员会审阅。被美国商标撤销程序原告方可针对原告的案件陈述进行答辩(Defendant's Brief)。若被美国商标撤销程序原告方提交了简短陈述,美国商标撤销程序原告方也可再针对被告的答辩进行反驳(Plaintiff's Reply Brief)。提交简短陈述的时限和页数均须遵从相关的规定。

  3. 只有在商标撤销程序当事人申请的情况下,才会出现口头审理环节(oral hearing)。口头审理的主要目的是对此次商标撤销程序进行总结。在该阶段,不能提交新的证据材料。通常情况下,法官利用这段时间询问双方在简短陈述中尚不清楚的事实。未请求口头审理的一方,可不必参加此程序。口头审理前,审判与上诉委员会陪审团成员会先阅读简短陈述,若有必要,亦会调阅该案的案卷。

  • 商标撤销程序裁定(Decision)

在综合考虑各项证据材料、简短陈述以及口头审理的记录之后,由至少三名审判与上诉委员会的商标行政法官组成陪审团做出商标撤销程序裁定。对商标撤销程序裁定不满意的一方可在商标撤销程序裁定发出之日起1个月内向TTAB提出重新考虑的请求(request for reconsideration),或2个月内向美国联邦巡回上诉法院或美国州地方法院提出上诉。若对美国州地方法院判决不服,可以向州巡回上诉法院提起诉讼;如对美国联邦巡回上诉法院判决不服,可再向美国最高法庭提起诉讼。





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